Dorsay Industria Farmaceutica Ltda c/ Disprovent S.a.c.i.f. y M. s/

Datos de identificación y cita

• Fuente: SAIJ
• ID fuente: FA89030051
• Carátula: DORSAY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA c/ DISPROVENT S.A.C.I.F. Y M. s/ OPOSICION REGISTRO DE MARCA
• Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
• Sala: III
• Fecha: 12/06/1989
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMERCIAL
• Ámbito: FEDERAL
• Magistrados: LEOPOLDO M. TAHIER, OCTAVIO D. AMADEO, EUGENIO BULYGIN
• URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-150-0309-8ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

• materia: marcas
• contingencia: caducidad registro
• hechos clave: renovación registro; vigencia ley 3975 vs 22362
• normas: arts. 5 y 26 ley 22362
• doctrina: exigencia uso solo para marcas concedidas bajo nueva ley
• resultado: desfavorable para opositor (Dorsay)
• parte favorecida: DISPROVENT S.A.C.I.F. Y M.
• parte perjudicada: DORSAY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
• fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

La demandada (Disprovent) registró la marca "DOBIL" bajo la ley 3975, que no exigía uso para mantener titularidad. En 1985, tras la vigencia de la ley 22362, renovó el registro. La actora (Dorsay) se opuso, solicitando la caducidad por falta de uso en los 5 años previos a la acción (art. 26 ley 22362). Disputa: desde cuándo contar el plazo de 5 años. Dorsay: desde la promulgación de la nueva ley. Disprovent: desde la renovación.

Cuestión jurídica

¿El plazo de 5 años para declarar la caducidad de una marca por falta de uso previsto en el art. 26 de la ley 22362 debe contarse desde la promulgación de esa ley o desde la renovación del registro?

Decisión y resultado

La Sala III, por voto del Dr. Tahier, sostuvo que la exigencia de uso solo puede imponerse legítimamente a marcas concedidas bajo el régimen de la ley 22362. Por ende, el plazo de 5 años se cuenta desde la renovación del registro (1985). Se rechazó la oposición de Dorsay, manteniendo la marca "DOBIL".

Doctrina / criterio relevante

• Regla: La obligación de uso de la marca (arts. 5 y 26 ley 22362) no es retroactiva; alcanza solo a registros otorgados bajo su vigencia. Para marcas preexistentes, el plazo de caducidad se computa desde la renovación posterior a la nueva ley.
• Razonamiento: No puede exigirse uso por un período anterior a la vigencia de la norma que lo impone como condición de titularidad.

Señales para favorabilidad

• Favorable a: Titular de marca preexistente (Disprovent) que renovó bajo nueva ley: el plazo de uso se cuenta desde la renovación, no desde la promulgación.
• Desfavorable a: Quien impugna una marca por falta de uso basándose en período anterior a la renovación; si la marca fue registrada bajo ley anterior y se renovó, debe probarse falta de uso tras la renovación.
• Utilidad: Para defensa de renovación de marcas preexistentes; limita la caducidad a uso posterior a la renovación.

Cita sugerida

Dorsay Industria Farmacéutica Ltda c/ Disprovent S.A.C.I.F. y M. s/ oposición registro de marca, CNCivComFed, Sala III, 12/06/1989, ID SAIJ FA89030051, disponible en SAIJ.