Mundex S.A. c/ Musali Jaime Hugo s/

Datos de identificación y cita

• Número / Expediente: FA94030184 (SAIJ)
• Carátula: MUNDEX S.A. c/ MUSALI JAIME HUGO s/ Nulidad de marca
• Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Comercial Federal, Sala II
• Fecha: 22 de abril de 1994
• Jurisdicción: C.A.B.A. (Federal, Fuero Comercial)
• Magistrados: Vocos Conesa
• URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-481-0304-9ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: marcas y patentes, contingencia: nulidad de registro marcario, hechos clave: similitud fonética/gráfica, marca idéntica, superposición de productos, mala fe, deslealtad comercial, normas: Ley 22.362 art. 24 inc. b, Cód. Civil art. 953, doctrina: protección del consumidor, moral comercial, teoría del sistema atributivo no impide nulidad entre clases distintas, resultado: favorable a parte actora (nulidad), parte favorecida: MUNDEX S.A. (titular de la marca extranjera TRESSA), parte perjudicada: MUSALI JAIME HUGO (demandado registrante de clase 20), fuente: SAIJ FA94030184

Hechos y conflicto

La actora (MUNDEX S.A. o la sociedad suiza Tressa Watches Co.) promovió la nulidad del registro de la marca "TRESSA" obtenido por el demandado en la clase 20 (productos de relojería), mientras la actora era titular de la misma marca en clases anteriores (relojes, clase 14). La sociedad Mysiorco S.A. transfirió la marca a la actora pero luego la registró en clase 20 y la vendió al demandado, quien intentó adueñarse del nombre para explotar productos electrónicos. Se acreditó identidad fonética y similitud gráfica, y que el demandado conocía la marca extranjera por contrato de distribución.

Cuestión jurídica

Si corresponde la nulidad del registro de una marca idéntica a otra preexistente, en una clase distinta, cuando existe superposición de productos y mala fe del registrante, y si ello viola los fines de la ley marcaria y la moral comercial.

Decisión y resultado

Resultado: Favorable a la actora. Se declara la nulidad del registro de la marca "TRESSA" en clase 20 a nombre del demandado, por ser contrario al art. 953 CC (acto inmoral) y al art. 24 inc. b Ley 22.362 (mala fe). Se rechazó la defensa de que la diferencia de clases impedía la acción, aplicando doctrina de Fallos 272:290 y 279:150.

Doctrina / criterio relevante

• La identidad o similitud marcaria y la superposición de productos (aunque sean de distintas clases administrativas) no obstan a la nulidad, pues el sistema atributivo no protege registros obtenidos con deslealtad.
• La apropiación parcial de una marca ajena, con conocimiento de su titularidad y en violación de un contrato de representación, constituye acto contrario a la moral y las buenas costumbres (art. 953 CC).
• El registro espurio que busca aprovechar el prestigio ajeno y confundir al consumidor es causal de nulidad (art. 24 inc. b Ley 22.362).

Señales para favorabilidad

• Favorable si la parte que lo cita es titular de una marca anterior que reclama nulidad de un registro posterior obtenido de mala fe o con superposición de productos (incluso en clases distintas).
• Contra si la parte defiende un registro marcario válido en una clase diferente, alegando que el sistema atributivo impide la acción de nulidad (esta defensa fue rechazada).
• Útil para argumentar que la mala fe o la conducta desleal vician el registro, y que la protección del consumidor prevalece sobre la rigidez clasificatoria.

Cita sugerida

MUNDEX S.A. c/ MUSALI JAIME HUGO s/ Nulidad de marca, Cám. Nac. Civ. Com. Fed., Sala II, 22/04/1994, SAIJ FA94030184, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-481-0304-9ots-eupmocsollaf.