Portero Eduardo Oreste c/ Prepan SA s/

Datos de identificación y cita

• Carátula: PORTERO EDUARDO ORESTE c/ PREPAN SA s/ cese de oposición al registro de marca
• Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III
• Fecha: 29/03/2012
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Comercial-Procesal-Comercial (Federal)
• Magistrados: Dr. Guillermo Alberto Antelo – Dra. Graciela Medina
• ID SAIJ: FA12030068
• URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-860-0302-1ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: marcas contingencia: cese de oposición al registro hechos clave: coexistencia pacífica, 30 y 10 años de uso, ausencia de confusión normas: ley 22.362 arts. 13-16, dec. regl. arts. 4,6,14,15 doctrina: tolerancia sumerge confundibilidad; vocablo común no monopolizable resultado: favorable al solicitante del registro parte favorecida: PORTERO parte perjudicada: PREPAN S.A. fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

Portero solicitó el registro de la marca "CONVEROX". Prepan S.A. se opuso invocando su marca registrada "CONVERLUX" y un supuesto derecho sobre el elemento "CONVER". Ambas marcas habían coexistido pacíficamente durante décadas (CONVEROX ~30 años, CONVERLUX ~10 años) sin casos de confusión.

Cuestión jurídica

¿Corresponde declarar la nulidad de la solicitud de registro? ¿Existe riesgo de confusión entre las marcas? ¿Puede monopolizarse el vocablo "CONVER"?

Decisión y resultado

Se confirma la sentencia que hizo lugar al cese de oposición. La solicitud de Portero es viable: no procede la nulidad solicitada por Prepan. Resultado favorable a Portero (solicitante del registro).

Doctrina / criterio relevante

• La coexistencia pacífica prolongada sin confusión debilita seriamente la tesis de riesgo de confusión.
• La tolerancia del uso previo impide al opositor volverse contra el propio acto discrecional.
• Un vocablo de uso común (ej. "CONVER", que evoca propiedades de los productos) no puede ser monopolizado por un titular.
• Las diferencias entre "OX" y "LUX" son suficientes para distinguir los signos.

Señales para favorabilidad

Favorable para el solicitante del registro (Portero) ante oposición fundada en supuesta confundibilidad y titularidad de un elemento común. Indicios: (a) tolerancia prolongada sumerge reclamos, (b) ausencia de confusión real, (c) vocablo común no apropiable. Desfavorable para quien invoca propiedad sobre un término descriptivo o genérico, o demora en ejercer acciones.

Cita sugerida

Portero Eduardo Orestes c/ Prepan SA s/ cese de oposición al registro de marca, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, 29/03/2012, FA12030068 (SAIJ).